有古ニュース　 2010.6

■弁理士　小野正明

「米国商標制度について」

１．はじめに

　商標登録。商標制度において登録主義を採っているわが国において、この言葉が意味するものは非常に大きいと言えるでしょう。それは、商標を採択した後に目指すべきゴール地点であり、商標権を保持していくに際してのスタート地点でもあります。いずれにせよ、登録を商標権の効力発生要件としているわが国において、商標登録は大変重要な意味をもちます。
　そのような環境に身を置いているため、ともすれば、私たちは登録主義が万国共通のルールであるかのような錯覚に陥りがちです。しかしながら、ご存知の通り、登録主義と対をなすものとして使用主義が存在します。商標権の効力発生要件を使用に置く考え方です。そして、使用主義を採用している代表的な国が米国です。このことは、知的財産に関する業務に携わっておられる方々にとっては常識と言えるかもしれません。しかし、使用主義、そして米国が使用主義を採用していることを知識としては知っていても、無意識の内に登録主義に縛られ、米国に関する事案に登録主義を当てはめて対処しようとされる方が多くいらっしゃることを、特許事務所で代理人業務を行う中で強く感じます。そこで、本稿においては、米国の商標制度の中で特徴的なものを幾つかピックアップし、米国の商標制度を簡単に再確認したいと思います。

２．コモンロー

上述の通り、米国は使用主義を採っています。即ち、米国においては、商標権は登録ではなく使用によって発生します。それでは、その法的根拠は何でしょうか。私たちがよく耳にする連邦商標法（Lanham Act）と思われがちですが、そうではありません。コモンロー（common law）です。コモンローとは、裁判所における過去の判例から導き出されるルールによって確立された判例法です。コモンローにおいては、商標権は商標の使用を開始することによって取得され、その商標が認知された地域範囲内に商標権の効力が及ぶとされます。よって、米国のある州において商標の使用を開始した場合、その商標が認識されている限りにおいて、その州だけでなく隣接州にまで商標権が及び得ます。

３．米国において登録を受けることの意義

　それでは、商標を使用しさえすれば商標権が発生するのであれば、米国において登録を受けることにどのようなメリットがあるのでしょうか。（登録には、州法による州登録と連邦商標法による連邦登録とがあり、前者は州内での使用に係る商標について、後者は州際又は国際取引に係る商標についてのものですが、実務上通常問題となるのは連邦登録であるため、ここでは、連邦登録に絞って述べたいと思います。）一言で言えば、原則として、商標権の効力が米国全域に及ぶようになるということです。そして、その他にも、例えば以下のメリットがあります。

（１）商標権の有効性の推定
登録を受けた商標について、商標登録者が米国において最初に使用して商標権を有効に取得したものと推定されます。これにより、商標登録者が侵害訴訟を提起した場合、商標権の有効性について自ら立証する必要はなくなります。

（２）登録商標の通知擬制
商標権の存在が米国全域の一般公衆に対して通知されたものと擬制されま（constructivenotice）。これにより、商標権侵害を主張された第三者は、商標権の存在を知らずに侵害行為を行ったという、いわゆる善意の抗弁（good faith defense）を主張することができなくなります。

（３）不可争性の獲得
登録から５年間継続して登録商標を使用し、いわゆる１５条宣誓を行うと、不可争（incontestability）を獲得します。これにより、商標が普通名称化したこと、登録がフロード（fraud（詐欺））により取得されたこと等の限定的な由を除いては、第三者はその登録について争うことができなくなります。

４．出願の基礎

　米国特許商標庁（USPTO）に商標出願する場合、出願の基礎を特定する必要があります。具体的には、以下の5つの出願形式があります。

（１）使用に基づく出願（§1(a)）
既に商標を米国の州際又は国際取引において使用している場合に行う出願です。出願の際に、商標の使用証拠（specimen of use）の提出が必要です。

（２）使用意思に基づく出願（§1(b)）
未だ商標を米国の州際又は国際取引において使用していないものの、将来的に使用する誠実な意思（bona fide intention to use）がある場合に行う出願です。この出願において登録を受けるためには、登録査定通知（notice of allowance）の後６ヵ月以内に使用宣誓書（statement of use）と使用証拠を提出する必要があります。この提出期限は６ヵ月毎に計５回まで延長することができます。１回目の延長は理由なしに認められますが、２回目からの延長については理由（例えば、商品の研究開発中、市場調査中、代理店募集中等）が必要です。登録に至ると、出願日に米国全域において出願に係る商標の使用が開始されたものと擬制されるという効果があります（constructive use）。即ち、出願日後、現実に商標の使用を開始した日までの間に、第三者が同一又は類似商標について使用を開始していた場合、その第三者に対して権利行使することが可能となります。

（３）優先権主張に基づく出願（§44(d)）
パリ条約に基づいて他の同盟国における出願から６ヵ月以内に優先権を主張して行う出願です。登録の要件として米国における商標の使用は求められませんが、基礎出願が登録に至ることが必要です。最終的には、下記§44(e)として登録されることになります。なお、上記使用意思の基礎を組み合わせて出願するケースが多く見られます。この場合、基礎出願に係る登録の登録証の英訳を提出するまで審査が保留され、英訳を提出すると共に使用意思の基礎を取り下げることにより、登録されます。また、基礎出願が拒絶された場合には、使用意思に基づく出願として出願を維持することができます。

（４）本国登録に基づく出願（§44(e)）
日本を含む外国における登録を基礎とする出願です。パリ条約のいわゆるテルケル商標（telle-quelletrademark）の規定（本国において正規に登録された商標は、識別力を有しない等の場合を除いて、他の同盟国においても、そのまま登録を認められるとする規定）を踏まえた出願で、登録に際して米国における商標の使用は求められません。使用を伴わない登録であるため登録の時点において商標権は発生していませんが、第三者による同一又は類似商標についての登録を防止・抑止する効果があります。

（５）国際登録の米国への保護拡張（§66(a)）
国際登録において米国を指定国とするものです。米国への保護拡張には、誠実な使用意思があれば足り、現実の使用は必要とされません。但し、保護拡張証明書の発効日より５年から６年の間、その後、発効日より10年毎の末日までに使用宣誓書を提出する必要があり、提出しなかった場合には、保護拡張が失効します。後述の８条宣誓書提出義務に対応するものです。

５．識別力の強弱による商標の分類

米国においては、識別力の強さに応じて商標を以下の5つの段階に分類しています。

（１）創造的商標（fanciful mark）
いわゆる造語のことであり、商標として以外には意味を有しないものを言います。例えば、オーディオプレイヤーについて「SONY」が挙げられます。

（２）恣意的商標（arbitrary mark）
言葉としては特定の意味を有するものの、それが用いられる商品又は役務との関係においては一般名称でも性質を表す言葉でもないものを言います。例えば、洗剤について「LION」が挙げられます。

（３）暗示的商標（suggestive mark）
それが用いられる商品又は役務の性質を仄めかす又は間接的に表すものを言います。例えば、トラクターについて「CATERPILLAR」が挙げられます。

（４）記述的商標（descriptive mark）
それが用いられる商品又は役務の性質を表すもの、地理的名称、人の姓等を言います。例えば、衣服について「LARGE」が挙げられます。

（５）一般名称（generic term）
文字通り、それが用いられる商品又は役務の一般名称を言います。例えば、書籍について「BOOK」が挙げられます。
上記（１）乃至（５）の中で最も識別力が強いのが（１）であり、（２）、（３）、（４）の順に弱くなっていき、（５）には識別力がありません。（１）乃至（３）は生来的識別力（inherent distinctiveness）を有し、米国における使用開始時から商標として保護されます。（４）には生来的識別力がありませんが、使用を通じて使用による識別力（secondary meaning、acquired distinctiveness）を獲得すると、商標として保護されます。（５）については、どれだけ長期間に亘り使用しても識別力を獲得することはなく、商標として保護されません。

６．補助登録簿登録

米国において登録と言う場合、通常、主登録簿登録（Principal Register）を指します。それに対し、補助登録簿登録（Supplemental Register）というものが存在します。これは、主登録簿において登録を認めるには識別力が弱い商標（より具体的には、上述の記述的商標）について、補助登録簿において登録を認めるというものです。このような商標について主登録簿登録の出願を行った場合、識別力欠如による拒絶理由通知がなされると共に、審査官に商標の登録先を補助登録簿に変更することを提案されることが多々あります。補助登録簿登録のためには、その商標を既に米国において使用していること、又は本国登録が存在することが必要です。補助登録簿登録は、出願過程において出願公告がなされず異議申立てを受けることはないものの、登録後に、主登録簿登録に認められる商標権の有効性の推定等の効果は認められません。しかし、米国特許商標庁のデータベースに記載されるため、同一又は類似商標に係る第三者の後願を排除することができ、またデータベースを見た第三者が同一又は類似商標を採択することを断念する可能性があるというメリットがあります。更に、５年間継続的に商標を使用し、使用による識別力を獲得すると、主登録簿登録の出願を行い登録を受けることが可能です。

７．使用宣誓書

米国においては、上述の使用意思に基づく出願の登録要件としての使用宣誓書の他に、登録維持要件としての使用宣誓書の提出が必要です。いわゆる８条宣誓書であり、登録後５年経過時から１年の間に提出しなければ、登録が取り消されます。（この宣誓書は、現在商標を使用していることについての宣誓を内容とするものであり、現在に至るまで５年間継続して商標を使用していることについての宣誓である上述の１５条宣誓とは異なります。）また、登録の更新出願の際にも８条宣誓が要求され、１０年の存続期間の満了前１年から満了日までに行うことが必要です。

８．フロード

最後に、米国商標制度上の特徴的な概念として、上述のフロードが挙げられます。典型的な例は、使用宣誓書において、実際には商標を使用していない商品又は役務について商標を使用していると宣誓した場合です。このように事実に反する虚偽の宣誓を行ったような場合、第三者から登録取消しの請求がなされれば、原則として、フロードに当たるとして登録が取り消されます。その他、出願時に非常に多数の商品又は役務を指定しておきながら、使用宣誓書においてその大部分を削除し、ごく少数の商品又は役務についてのみ使用宣誓を行ったような場合にも、誠実な使用意思が無かったとして、フロードに該当すると判断され得ます。よって、商標を使用する予定のある商品又は役務の検討、現実に商品又は役務について商標を使用しているか否かの確認を慎重かつ十分に行う必要があると言えます。

９．おわりに

以上、米国商標制度の特徴的な事項のごく一部について見てきましたが、それだけでも、登録主義を採用するわが国の商標制度とは大きく異なることが明らかになると思います。米国における商標事案については、私たちが慣れ親しんでいる登録主義から思考を切り替えて対処する必要があると言えるでしょう。本稿が、読者の方々が米国商標制度をよりよく理解されるための一つのきっかけとなれば幸いです。

以上

筆者履歴

２００１年　京都大学教育学部教育学科卒業
２００２年～２００８年　特許事務所勤務（外国商標担当）
２００７年　弁理士登録
２００９年～　有古特許事務所勤務（外国商標、国内商標担当）

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